Top.Mail.Ru

В каком случае государственной регистрации подлежит лицензионный договор на использование товарного знака

Вопрос
Подлежит ли государственной регистрации лицензионный договор на использование товарного знака на неисключительной основе (неисключительная лицензия)? Подлежит ли государственной регистрации лицензионный договор на использование товарного знака на исключительной основе (исключительная лицензия)?
Отвечает

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: лицензионный договор, по которому передаются права на использование товарного знака, подлежит государственной регистрации независимо от вида лицензии (исключительная или неисключительная).

Товарный знак является средством индивидуализации, которому предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) (подп. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ). Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированное в установленном законом порядке, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (п. 1 ст. 1477, ст. 1479, ст. 1481 ГК РФ).

Пункт 1 ст. 1233 ГК РФ устанавливает, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом. В том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). В силу п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно ст. 1484 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону и существу договора способом, в том числе:

  • путем его отчуждения по договору другому лицу (ст. 1488 ГК РФ) или
  • предоставления другому лицу права использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ).

При этом неисключительная лицензия представляет собой лицензионный договор о предоставлении лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ), исключительная – лицензионный договор без сохранения такого права (п. 2 той же нормы).

Согласно общему правилу, установленному п. 2 ст. 1490 ГК РФ, предоставление по договору права использования товарного знака подлежит государственной регистрации. Данное правило не содержит исключений в отношении каких-либо видов лицензионных договоров и в равной степени касается как исключительной, так и неисключительной лицензий. Следовательно, в обоих случаях лицензионный договор подлежит государственной регистрации. В отсутствие такой регистрации предоставление права использования формально считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Вместе с тем судебная практика зачастую исходит из того, что в случае фактического исполнения сторонами лицензионного договора отсутствие государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе товарного знака) само по себе не является основанием для признания такого использования неправомерным (см., например, постановления Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2016 № С01-726/2015, от 19.10.2015 № С01-859/2015). Кроме того, использование товарного знака на основании договора, имевшее место до государственной регистрации, после осуществления такой регистрации также не может считаться незаконным (постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2016 № С01-1005/2016).

Оценить вопрос
s
В избранное

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться

Комментарии 0

Рекомендовано для вас

Нужно ли регистрировать допсоглашение к основному договору?

Необходима ли регистрация дополнительного соглашения к договору купли-продажи недвижимости, зарегистрированному в установленном законом порядке? Считается ли незарегистрированное дополнительное соглашение действующим и подлежащим исполнению?

Договор аренды подписан, исполняется, но на государственную регистрацию сдан не был. Какие последствия для сторон это повлечет?

Между сторонами подписан договор аренды нежилого помещения сроком на пять лет. Арендатор вносит арендную плату за пользование объектом и пользуется им. В настоящее время на регистрацию договор не сдан из-за того, что арендатор не поставил часть объекта на кадастровый учет. В то же время известно, что договор аренды, подлежащий госрегистрации, действует с ее момента. Имеет ли право арендатор вносить изменения (путем направления арендодателю замечаний, разногласий) в договор аренды, подписанный им, но не сданный на регистрацию? Как должна выплачиваться арендная плата за тот период, в котором договор не сдан на регистрацию? Законно ли арендатор пользуется имуществом и оплачивает аренду? Может ли он впоследствии взыскать с арендодателя неосновательное обогащение?

Считаем просрочку по лицензионному договору

С какого момента следует считать просрочку по оплате (пени) по лицензионному договору и срок исковой давности, если срок оплаты в договоре не определен: с даты претензии плюс 7 дней или с даты передаточного акта соответствующего объекта интеллектуальной собственности?

В компании есть система ЭДО. Как в ней отразить присвоение номера договору как внутри организации, так и ее контрагентом

В системе электронного документооборота (ЭДО) номера договорам мы присваиваем в таком формате: номер / год – ​индекс организации. Бывают случаи, когда со своей стороны контрагент присваивает свой номер договору. Как это отобразить в нашей системе ЭДО? Если исправлять номер после регистрации, то сбивается нумерация.

Нужно ли регистрировать допсоглашение к основному договору?

Необходима ли регистрация дополнительного соглашения к договору купли-продажи недвижимости, зарегистрированному в установленном законом порядке? Считается ли незарегистрированное дополнительное соглашение действующим и подлежащим исполнению?

Необходимо внести изменение в зарегистрированный лицензионный договор. Нужно ли регистрировать дополнительное соглашение

В 2009 году было заключено исключительное лицензионное соглашение о передаче ноу-хау и прав на использование товарного знака и зарегистрировано в Роспатенте. В 2020 году возникла необходимость заключения дополнительного соглашения к исключительному лицензионному соглашению (речь идет о дополнительном соглашении, которое исключает из лицензионного договора отсылки к другому договору (поставки)). Нужно ли регистрировать такое допсоглашение в Роспатенте?

Вправе ли покупатель здания до государственной регистрации права собственности сдать его в аренду

Заключен договор купли-продажи здания. Есть акт передачи помещения. Документы на регистрацию переданы в регистрирующий орган. Может ли покупатель заключить договор аренды помещения?

В компании есть система ЭДО. Как в ней отразить присвоение номера договору как внутри организации, так и ее контрагентом

В системе электронного документооборота (ЭДО) номера договорам мы присваиваем в таком формате: номер / год – ​индекс организации. Бывают случаи, когда со своей стороны контрагент присваивает свой номер договору. Как это отобразить в нашей системе ЭДО? Если исправлять номер после регистрации, то сбивается нумерация.